[게임과 법] 게임과 상표: 캔디(Candy)와 사가(Saga)

지난 연재까지 우리는 특허에 대해 살펴보고, 특허와 관련해 게임 분야에서 발생하는 분쟁 사례를 몇 가지 살펴봤습니다. 이유는 잘 모르겠습니다만, 지적재산법 체계에 대한 학계의 설명이나 교과서는 특허 – 상표 – 저작권 – 영업비밀의 순서로 논의를 전개하는 경향이 있습니다. 그 편제에 따르면 이제 우리는 상표와 게임에 대해서 다루어 볼 차례입니다.

상표에 대해 살펴보기에 앞서 한 가지 전제로 말씀 드리고 싶은 것은 우리가 알고 있는 지적재산법의 체계는 인간이 창조해낸 아이디어나 표현에 대한 보호를 목적으로 구성된다는 점입니다. 특허는 발명이 될 수 있는 아이디어를 보호하고, 저작권은 창작성이 있는 표현을 보호하는 것이죠.

그런데 상표에 대한 보호는 지적재산법 체계에서는 다소 독특한 지위를 갖습니다. 왜냐하면 상표는 ‘상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것 등(상표법 제2조 제1항 제1호 참조)을 말하는 것’인데요, 그 창작에 있어 대단한 지적활동을 요하지 않는 경우도 많기 때문입니다.

물론 잘 만든 상표는 기업의 이미지를 좌우하는 가치 있는 무형자산이 되기도 합니다. 그러나 자신이 업으로 영위하기 위해 상호를 정하거나, 생산하여 판매하는 제품의 이름을 정하는 과정 자체는 그렇게 많은 노력이 필요한 일은 아닐 수도 있기 때문이죠.

대표적인 지적재산권법들의 목적규정(제1조) 내용 특허법 제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 저작권법 제1조(목적) 이 법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다. vs. 상표법 제1조(목적) 이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제1조(목적) 이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호(商號) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다.

상표법 교과서들도 상표법에 대해서는 상거래질서를 유지하기 위한 경쟁법(競爭法)적 성격이 강하다고 말하고 있습니다. 지적재산권에 관한 법이라곤 하지만 경제법적 요소가 강하다는 말이죠.

따라서 상표 그 자체가 게임과 관련해 법적인 문제가 되는 경우는 게임의 명칭이나 회사 이름에 관한 사안을 제외하면 그다지 많지 않습니다. 그 분쟁의 내용을 들여다봐도 게임업계에서만 찾아볼 수 있는 형태의 독특한 분쟁이 발생하는 경우는 드뭅니다.

그래서 본 연재에서도 상표는 1) 2014년에 화제가 되었던 킹닷컴의 ‘캔디(Candy)’와 ‘사가(Saga)’ 상표에 대한 논란과 2) 상표 침해와 관련한 분쟁의 일반론에 대해 가볍게 살펴보면서 최근 모바일게임의 명칭을 정하는 것과 관련한 경향의 변화에 대해서만 2회 정도에 걸쳐 말씀 드리고 상표에 대한 논의를 마치려고 합니다.

상표권은 절차적인 면에서는, 특허청에 출원하고 심사를 거쳐 등록돼야 권리의 효력이 발생하고(상표법 제41조 제1항), 분쟁이 발생했을 때 취할 수 있는 쟁송수단이 크게 2원적으로 운영된다는 점에서 특허와 유사한 특성을 가집니다.

실체적인 면에서 보면 상표는 등록되면 독점적 지위를 누린다는 면에 있어서는 특허와 유사합니다. 그러나 상표가 갖는 특성에 따라 상표의 등록요건이나 권리침해여부의 판단에는 상표만의 독특한 법이론들이 적용되고, 권리의 범위에도 어느 정도 제한이 가해지는 특징이 있습니다.

이는 특허 제도와 상표 제도가 갖는 본질적인 차이 때문이라 생각됩니다. 전자의 경우 특허권을 부여하면 기술이 공개돼 사회전체의 기술수준이 높아지고, 사회가 진일보하는 결과를 낳습니다. 하지만 후자는 상표가 등록된다고 해서 사회 전체의 기술수준이 높아지는 것은 아니고, 경쟁질서의 확립이나 수요자의 이익 보호와 같이 사회 내부질서가 유지되는 데 기여하는 것이죠.

TIG 독자 여러분, 특허정보넷(//www.kipris.or.kr/) 사이트에 접속이 가능하다면, ‘상표’ 분류에서 ‘Candy’라는 상표를 검색해 보시기 바랍니다. 2016년 2월 1일 현재 위 사이트에서 검색되는 ‘Candy’상표 목록 중 서른 번째에 출원인이 ‘King.Com Limited’인 ‘Candy’라는 상표가 확인될 것입니다.

이번에는 같은 방법으로 ‘Saga’라는 상표를 검색해 보시기 바랍니다. 아마 검색 결과 중 2페이지에서 다섯 번째(전체에서 서른다섯 번째)에 역시 출원인이 ‘King.Com Limited’인 상표를 찾을 수 있을 것입니다.

위 검색결과를 살펴보면 두 상표는 현재 우리나라에서는 등록이 거절됐습니다(즉 우리나라에서는 해당 상표의 효력이 없습니다), ‘Candy’는 2013년 7월 31일에 상품분류 9, 25, 41류에 출원이 이루어졌고 ‘Saga’는 2012년 5월 29일에 상품분류 9, 41류에 출원이 이루어졌음을 알 수 있습니다.

여기서 상품분류란 이 상표가 어떤 분류의 상품이나 영업에 해당하는 것인지를 지칭하는 분류로 ‘NICE 분류’라고 하는 것인데 니스(NICE)협정에 의해 정해진 상품 및 서비스업에 관한 국제분류를 말합니다(따라서 ‘나이스 분류’가 아니라 ‘니스 분류’가 되겠죠, 별 것 아닌 것 같지만 무언가의 약자로 잘못 알고 틀리게 읽는 분들을 만날 때가 의외로 종종 있습니다).

게임의 경우 상품으로서는 9류에, 서비스업으로서는 41류에 출원을 많이 하는데, 상식적인 선에서 알아 두시기 바랍니다. 게임과 관련해서는 28류, 38류, 42류를 추가로 출원하는 경우도 있긴 합니다만, 위 사건에서 25류는 상품류로 대부분 의류와 관련이 있는데 추가로 출원한 것은 다소 이례적이긴 합니다.

2014년 초에 애플 앱스토어에서 ‘Candy’라는 단어 또는 ‘Saga’라는 단어가 들어간 제목의 게임을 서비스하고 있던 모바일게임사들이 킹닷컴으로부터 상표 사용을 중단하라는 이메일을 수령한 사건이 있었습니다. 당시 이 사건을 다루었던 TIG의 관련기사들은 다음과 같습니다.

킹닷컴측 주장의 요지는 ‘Candy’와 ‘Saga’는 킹닷컴의 등록상표이니 다른 회사가 게임을 출시할 때 해당 단어가 들어 있는 상표(제목)를 사용하지 말라는 것이었습니다.

이 사건에서 우리가 생각해보아야 할 것은 세 가지 정도입니다. 첫째는 ‘사탕(Candy)’이나 ‘영웅이야기(Saga)’ 같은 일반명사인 단어가 상표로 등록될 수 있는가이고, 둘째는 그렇다면 과연 해당 단어가 들어간 이름의 게임을 만들어서 팔거나 서비스하지 말라는 킹닷컴의 요구는 법적으로 가능한 요구인가입니다. 끝으로는 킹닷컴의 요구가 과연 적절한 수단을 사용한 것인가에 대한 것이죠.

첫 번째 문제에 대해서는 ‘보통명칭’에 대한 상표의 문제가 있게 됩니다. 위에 링크한 TIG 관련 기사에서는 미국 상표법의 관점에서 주로 이야기가 되었던 것으로 이해가 되는데, 표현이 조금 다를 수는 있으나 기본적인 논리는 같습니다.

우리나라 상표법에서 상표등록을 받을 수 없는 ‘보통명칭’ 상표는 ‘그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’인 경우(상표법 제6조 제1항 제1호)를 말합니다. 

예를 들어 사탕을 제조해서 판매하는 업체가 자사의 사탕을 ‘Candy’라는 상표로 등록하려는 경우 상표등록이 거절되고(상표법 제23조 제1항 제1호), (그럴 리 없겠지만) 이미 등록된 경우에도 상표등록무효사유에 해당됩니다(상표법 제71조 제1항 제1호).

그러나 위 사건의 경우 킹닷컴의 출원시 지정상품류(여러 상품과 서비스가 해당하지만 게임소프트웨어, 의류, 게임서비스업이 주 내용입니다)는 ‘Candy’나 ‘Saga’가 보통명칭에 해당하지 않으므로, 상표로 등록될 수 있는 상표이긴 합니다(다만 우리나라에서는 이미 등록된 유사 상표들이 있었기 때문에 등록이 거절됐습니다).

즉, 게임에서 ‘Candy’나 ‘Saga’는 게임과 관련해서는 그 자체로 상표로 등록을 받을 수 없는 상표인 것은 아닙니다.

두 번째는 상표권의 효력 및 상표가 ‘유사하다’는 것이 무엇을 말하는 것 인지와 밀접한 관련이 있습니다. 상표권자는 권리를 침해한 자에게 침해의 금지를 청구할 수 있고, 침해로 보는 행위 중에는 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 포함이 됩니다.

그런데 우리 사례는 지정상품이 동일(게임과 관련된 상품류)할 것에는 이견이 없을 것이므로, 결국 ‘Candy’나 ‘Saga’가 포함된 다른 게임의 제목이 등록상표와 동일 또는 유사한지 여부에 따라 해당 명칭을 사용할 수 있는지 여부가 결정이 될 것입니다.

이는 금지청구를 받은 각 게임의 명칭이 무엇인지 여부와 분쟁 국가가 어디냐(상표는 해당 단어가 외국어인 경우 그 발음이나 어감, 일반인이 해당 외국어 단어를 어떻게 인식하는지 와도 관련이 있습니다)에 따라 결론이 달라질 수 있는 문제입니다.

어디까지나 제 사견이고 가정적인 판단입니다만, ‘Candy’의 경우 게임에서 직접 사탕이 등장하는 경우에 게임의 명칭으로 쓰일 가능성이 크고, 퍼즐 게임 등에서 주요 요소로 사용돼 그 게임의 특징을 드러내어 게임을 식별하는 명칭이 될 가능성이 높습니다. 반면, ‘Saga’의 경우에는, 다른 단어와 결합하여 주인공의 무용담이나 지역의 연대기를 의미하는 의미로 쓰이므로 다른 단어와 결합해 전체적으로 호칭·관념될 가능성이 높다고 생각됩니다.

그러니 만약 킹닷컴이 정말 각각의 상표권을 이용해 상표 사용 금지 청구를 한다면, ‘Saga’가 들어간 게임명칭보다는 ‘Candy’가 들어간 게임명칭에 대한 금지청구가 인용될 가능성이 조금 더 높아 보이긴 하는데, ‘Candy’의 경우도 실제 게임 명칭이 무엇이냐에 따라 결론이 달라질 수 있을 것으로 생각됩니다.

킹은 2014년 2월 위메이드의 <캔디팡>에 상표권 침해 이의 신청을 냈습니다. 

마지막 질문에 대해서는 이번 연재 앞에서 설명한 상표법의 목적이 그 답이 되지 않을까 싶습니다. 각각의 지적재산을 보호하는 법들은 그 보호 대상이 다르고, 보호 대상에 따라 그 법이 지향하고 추구하는 목적도 다릅니다.

위 사건이 논란이 된 이후 킹닷컴이 자사의 홈페이지에 직접 띄운 “지적재산권에 관한 공개 서한(바로가기: An Open Letter on Intellectual Property)”은 위 사건과 그로 인한 논쟁에 대한 킹닷컴의 입장을 담고 있습니다. 크게는 세 가지 주제를 다루고 있는데 그리 어렵지 않으니 원문을 읽어보셔도 좋을 것 같습니다.

위 글에서 킹닷컴은, 기본적인 그들의 정책이 자신들의 IP를 보호하고, 다른 이들의 IP를 존중하는 것이라고 하면서, 캐주얼 게임에서 ‘Candy’와 ‘Saga’를 사용하는 것에 대해 <캔디크러시사가>가 역사상 가장 성공한 캐주얼게임이 됐고, 그로 인해 수많은 카피캣이 발생해 이들을 방어하는 것이 그들의 책임이자 옳은 일이라 생각하게 됐다고 했습니다.

그리고 파산한 다른 회사로부터 ‘Candy’에 대한 유럽 상표권을 2013년에 양수했고(필자 주: 그래서 25류가 포함돼 있었을지도 모르겠네요) 미국에도 이를 출원하게 됐는데, 특정한 단어에 대한 상표의 출원은 ‘Time’, ‘Money’, ‘Fortune’, ‘Apple’ 및 ‘Sun’과 같이 다른 상표의 경우에 비추어 그리 이상한 것이 아니라고 말했습니다. 

‘Saga’에 대해서도 문제가 된 Stoic의 <더 배너 사가>(The Banner Saga)가 자신들의 게임을 모방한 것이라 생각하진 않지만, 이미 ‘Saga’라는 브랜드를 가진 게임 시리즈를 서비스하고 있어서 이용자들이 자사의 게임을 인식하는 요소로 생각하기 때문에 그렇게 결정했다고 했습니다.

자신들이 Stoic의 상표출원에 이의하지 않았다면, 다른 카피캣들이 게임에 ‘Saga’를 사용하는 것이 정당하다고 생각할 것이기에 자신들의 게임을 보호하고자 그렇게 하였던 것이고 Stoic이 Saga를 사용하지 못하게 하려던 것은 아니었다고 하였습니다(위 공개서한의 내용은 링크된 TIG 기사에도 요약되어 있습니다).

끝으로 그들은 이런 논쟁 자체가 긍정적인 것이었다고 하며 회사의 내부와 외부에서 어떤 코멘트도 환영하고, 향후에도 불만이나 문제가 접수된다면 그에 대해 엄중하고 공정하게 판단하겠다고 하였습니다.

이후 <더 배너 사가> 개발사인 Stoic Studio와 <캔디 스와이프>(CandySwipe​) 개발자(개인) 모두가 합의로 분쟁을 종료한 것으로 알려져 있습니다.

위 공개서한은 문제를 일단락시키는 결과를 가져오긴 했지만, 카피캣에 대응하기 위해 상표권을 사용해서 등록상표와 유사한 명칭을 가졌다는 것을 기준으로 삼아 게임 제작사에게 레터를 보내고, 상표 출원에 대해 이의한다는 것이 게임업계에서 일반적인 방법은 아니라고 생각됩니다.

보통 게임 관련 분쟁에서 상표권을 대응 방법으로 검토하게 되는 경우는 이런 것들입니다. 

①게임의 로고나 게임 명칭까지 완전히 유사하게 제작한 소위 ‘짝퉁 게임’을 판매하거나, ②서비스하는 업체에 대응하려 하는 경우나, ③게임에 대한 공략이나 패치 정보를 논하면서 마치 게임 개발사가 공식적으로 운영하는 사이트인 것처럼 게임의 등록상표와 로고 등을 이용해 운영되는 웹사이트에 대응하려 하는 경우, ④게임 개발사가 후원하지 않는 경품행사나 게임 대회를 개최하면서 해당 게임의 명칭이나 로고를 사용하는 경우 등이 있습니다.

그러니 카피캣에 대응하는 방안으로 상표권을 사용한다는 것이 전혀 틀린 이야기는 아닙니다. 다만, 통상적인 경우에는 보통 구체적인 침해 행위가 있거나 침해가 예상될 때 그 침해 행위의 양상을 면밀히 검토한 후 그에 대한 대응 수단의 하나로 상표권에 근거한 침해금지청구를 검토하게 되는 것입니다.

그런데 카피캣에 대응하기 위한 목적이라는 전제 하에서, 단지 자신의 상표와 유사한 단어가 포함된 명칭을 가진 게임이라는 이유로 다른 카피캣에게 경종을 울리기 위해, 카피캣이라 볼 수 없는 게임을 상대로 상표권을 활용한다는 것이 적절한 수단을 사용했던 것인지, 나아가 그런 기계적 대응이 불러올 부작용을 전혀 예상하지 못했던 것인지는 다소 의문입니다.

킹닷컴이 지적재산권 보호에 관심이 많은 회사인 것은 확실합니다. 최근 우리나라에서 아보카도엔터테인먼트를 상대로 한 <포레스트 매니아>에 관한 제1심 판결에서 부정경쟁행위를 통해 승소를 이끌어 낸 것만 보아도 알 수 있죠.

킹닷컴의 입장에서 십분 생각해 본다면, <캔디크러시사가>의 성공 이후 우후죽순처럼 등장한 모방 게임들로 인해 분명 골치가 아프긴 했을 것입니다. 카피캣을 막기 위해 저작권이나 특허권을 이용하는 것이 정석적인 방법이긴 하지만, 저작권은 지금까지는 게임에서는 효과적인 방어수단이 되기 힘들었죠. 특허권은 캐주얼게임 영역에서는 활용할 수 있는 발명의 범위가 한정돼 있어 상표권을 정책적으로 검토하였던 것이 아니었을까 싶습니다.

(본 칼럼은 필자 개인의 의견으로 TIG의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.)